Оспаривание отказа в регистрации товарного знака

Варианты решений Роспатента, которые выносятся по заявке

1. О регистрации – если заявление отвечает всем требованиям законодательства.

2. Об отказе – если обнаружены препятствия.

3. О признании отозванной – если заявитель проигнорировал запрос, вовремя не отправил ответ или не оплатил госпошлины.

4. Об отзыве – если заявитель больше не нуждается в торговой марке.

Основания для отказа в регистрации

Указаны в статье 1483 Гражданского кодекса РФ. Юристы по интеллектуальной собственности условно разделяют их на две группы:

Абсолютные основания – товарный знак не получится оформить, так как он в принципе не соответствует требованиям закона. К примеру, противоречит нормам морали и нравственности, оскорбляет чувства верующих или точно такое же обозначение уже в реестре.

Относительные причины – препятствуют похожие названия, присутствуют элементы, повторяющие графику другой марки, используются имена известных персонажей, государственная символика.

Причин отказа больше 20. Подробно каждую из них мы разобрали в нашей отдельной статье "Основания для отказа в регистрации товарного знака".

Виды отказов

1. Предварительный отказ – направляется уведомление о несоответствии заявленного обозначения требованиям законодательства. В нем эксперт приводит причины по которым, на его взгляд, товарный знак нельзя зарегистрировать.

Приходит на стадии экспертизы по существу, когда эксперт проводит поиск и смотрит, есть ли какие-то препятствия или нет. Заявителю предоставляется 6 месяцев на ответ, чтобы повлиять на мнение эксперта.

Основные причины предварительного отказа:

1. Если найден схожий до степени смешения или тождественный товарный знак. Также учитываются коммерческие обозначения и фирменные наименования, которые стали использовать ранее даты приоритета.

• Готовим сравнительный анализ, в котором сопоставляем вариант клиента с противопоставленными по трем критериям: фонетика, семантика, графика.
• Получаем письмо-согласие от правообладателя. В нем последний указывает, что не против официального оформления заявленного обозначения. Такое согласие предоставляется как на возмездной, так и на безвозмездной основе. Отозвать согласие владелец уже не сможет.

2. Если в составе поданного обозначения присутствуют неохраняемые элементы. Им правовая защита не предоставляется, так как использовать их могут все, кто занимается такого рода бизнесом. Например, слово «шоколад» неохраняемое для 30 класса, под которым регистрируется шоколад и другие кондитерские изделия.

Но оформить торговую марку, которое состоит только из таких неохраняемых слов нельзя. Клиенты одной компании под брендом «Шоколад» легко перепутают товары другой марки «Шоколад».

• Соглашаемся с мнением ФИПС и оставляем слово как неохраняемое.
• Готовим ответ и прописываем доводы, согласно которым слово приобрело узнаваемость. Пример: ввиду образования фантазийного словосочетания с отдельным смыслом – Шоколадный каприз.

3. Если есть возможность оформить только в ограниченном списке товаров или услуг. В МКТУ перечислен огромный перечень товарных групп, для которых можно регистрировать обозначение. При этом две организации вправе использовать марку «Мануфактура вкуса» для 30 класса МКТУ. Только одна будет выпускать макаронные изделия, а вторая соусы и специи.

• Внимательно проверяем перечень МКТУ и смотрим, можно ли некоторые позиции из них убрать, которые несущественны для клиента. К примеру, подавали для полного класса, а организация занимается только производством чая.

4. Если присутствует обозначение другой страны, региона России или любое географическое указание. Регистрируя торговую марку «Вкус Камчатки» следует доказать связь с Камчатским краем.

• Предоставляем документы, которые подтвердят, что производство ведется на территории определенного субъекта или сырье закупается из другой страны.

2. Окончательный отказ. Если проигнорировали заключение или аргументов, изложенных в ответе не хватило, чтобы переубедить эксперта, то выносится решение об отказе в государственной регистрации.

Игнорирование отказа

Некоторые предприниматели продолжают вести бизнес и используют противопоставленное название на упаковках, вывеске, сайте. Это плохой вариант, так как уже нарушаются права владельца того товарного знака.

Если он об этом узнает, то отправит претензию, а дальше обратится в судебный орган с требованием выплатить ему многомиллионную компенсацию. В его пользу сыграет тот момент, что предприниматель знал о нарушении и сознательно использовал чужое наименование.

Последствия отказа в регистрации товарного знака

Заявителю не предоставляются исключительные права. Следовательно, нельзя запретить использовать его своим конкурентам, потребовать компенсацию. То есть лишается всех преимуществ товарного знака. Плюс госпошлины никто не возвращает.

План действий, если Роспатент отказал в регистрации товарного знака

Если отказ пришел на стадии экспертизы, то в течение 6 месяцев необходимо отправить ответ специалисту. Аргументированная позиция со сравнительным анализом помогает оформить торговую марку. При этом каждый случай индивидуален и анализируется отдельно.

Если препятствием является наличие схожего бренда, тогда приводим следующие доказательства:

• письменное согласие от организации противопоставленного товарного знака;
• аргументы, подтверждающие отличие вашего названия от другого.

Товарный знак важно постоянно использовать. Если владелец этого не делает, то попробуем аннулировать обозначение по признаку неиспользования. Если организация ликвидирована, тогда прекращаем правовую охрану в результате ликвидации юридического лица. Для этих процедур готовятся отдельные бумаги, которые нужно отправить в ФИПС.

Когда приходит заключение об отказе, тогда единственный путь – идти обжаловать в Палату по патентным спорам (ППС РФ). Отправить возражение можно в течение 4-х месяцев со дня направления решения (ст. 1500 ГК РФ).

ППС – это структурное подразделение Роспатента. Не стоит думать, что коллегия действует только в пользу административного органа. Нет, результат зависит от аргументов и доказательств.

Оспаривание решений экспертизы товарных знаков в ППС

Возражение направляется непосредственно в Палату по патентным спорам и рассматривается коллегиально в составе 3-х экспертов. Специалисты, которые изначально проводили проверку, не участвуют в заседании.

В ППС обращаются, если нужно:

• аннулировать товарный знак или патент на изобретение, промышленный образец, полезную модель;
• оспорить отказ в выдаче патента или свидетельства на товарный знак.

Ответчик

Только Роспатент, так как обжалуем его заключение. Если конкуренты оформили на себя ваше название, то можете идти в ППС. Ответчиком будет Роспатент, так как он одобрил наименование и требование к нему – прекратить правовую охрану.

Доводы при уведомлении об отказе в регистрации товарного знака

Все зависит от обстоятельств и самой ситуации, потому что в каждом деле свои нюансы.

Если указан один или несколько схожих до степени смешения торговых марок, тогда оспариваем это сходство. Здесь есть несколько вариантов:

1. Патентный поверенный проводит экспертизу товарных знаков. Сравниваем их по трем критериям: семантика (смысл слов), фонетика (звучание) и графика (при сравнении комбинированных и изобразительных наименований).

2. Социологический опрос – опрашиваются респонденты, чтобы определить, смогут ли потенциальные потребители перепутать продукцию одной марки с другой. По информации опроса готовится заключение.

Доказать различительную способность можно документами, подтверждающими известность: затраты на рекламу, количество проданных товаров и положительных отзывов, время нахождения на рынке.

При этом какого-то исчерпывающего перечня, чтобы снять основание для отказа - нет. Каждый случай рассматривается отдельно, но дополнительно мы смотрим практику и учитываем опыт.

Если необходимо отстоять оформление торговой марки, которая включает в себя географическое указание, например, «Тайны Алтая», тогда собираются другие документы.

Мы доказываем, что производство ведется на территории Алтайского края или сырье выращивается, закупается в этом регионе. Прикладываем внутренние материалы организации, подтверждающие это. То есть важно обозначить связь названия с самим заявителем. Если оно давно используется и известно, то поможет социологический опрос.

Госпошлина зависит от вида возражения. Если оспариваем заключение по результатам проверки, тогда платим 9 000 рублей.

Платеж можно рассчитать на официальном сайте ведомства: https://www1.fips.ru/podacha-zayavki/kalkulyator-poshlin/.

Оспаривание решения ППС в судебном порядке

Палата по патентным спорам – это не единственная инстанция, где можно оспорить мнение Роспатента.

Если ППС тоже отказывает, тогда идем в Суд по интеллектуальным правам. Он рассматривает дело в порядке первой и кассационной инстанций (Президиум СИПа).

Особенности процедуры оспаривания решения ППС в суде

Коллегия из трех судей внимательно изучит все обстоятельства и примет свое решение. Оно вступает сразу и оспорить по существу его нельзя. Можно обратиться в Президиум только, если были нарушены требования законодательства.

Ответчик в суде

Иск подается на заключение ППС, которая является отделом Роспатента. Ведомство отправляет юриста, который специализируется на товарных знаках. Поэтому важно со своей стороны выбрать квалифицированного представителя.

Время на оспаривание

На обжалование предоставляется 3 месяца. За этот срок нужно направить материалы.

Перечень документов

Подготовленные материалы направляются лично, почтой России или онлайн через сервис «Электронное правосудие».

Подаются:

• исковое заявление с подробным изложением позиции;
• заключение, которое обжалуем;
• доверенность на представителя;
• платежное поручение, которое подтверждает оплату.

Решение, которое принимает суд

По итогу рассмотрения дела могут оставить все как есть, отменить полностью или частично заключение.

Примеры оспаривания решения Роспатента из практики

Практика ППС

1. Рассмотрение возражения по заявке №2021768342. Организация получила решение об отказе в регистрации товарного знака «TRENDART». В ходе экспертизы были найдены сходные обозначения.

ООО отправила возражение в ППС и предоставила письма-согласия правообладателей зарегистрированных названий, а также скорректировала перечень классов МКТУ. В итоге товарный знак зарегистрировали.

2. Рассмотрение возражения по заявке №2022745624. Компания получила отказ в регистрации товарного знака «EASYSOFA», так как в Интернете был найден сайт нидерландской компании https://www.easysofa.com/), который повторяет словесную часть заявленного обозначения.

Компания не согласилась с решением Роспатента и обратилась в ППС. В ходе заседания установлено, что иностранная компания занимается разработкой и производством мебели. Поэтому российской компании одобрили регистрацию в ограниченном перечне товаров, который не пересекается с деятельностью иностранного бренда.

3. Предприниматель хотел зарегистрировать торговую марку «Левая» для производства алкоголя, но получил отказ.

ППС и СИП не одобрили название, так как оно будет вызывать у потребителя ассоциации с некачественным алкоголем (СИП-857/2022).

4. Организации отказали в исключительном праве на обозначение «Рецепт доктора» для алкогольной продукции.

По мнению Роспатента название ассоциируется с алкоголем и лечением, указывает на выздоровление при помощи употребления алкоголя. Это противоречит общественным интересам. СИП оставил все в силе (дело № СИП-460/2017).

Практика СИПа

1. Владелец товарного знака «Глория» был против названия «GLORIA JEANS». Он попытался оспорить заключение Роспатента. Но суд встал на сторону известной компании, так как она узнаваема потребителями, приобрела широкую известность и воспринимается как единая словесная композиция. Поэтому сходство отсутствует (Дело № СИП-871/2020).

2. Организация производила мороженое «Я люблю Воронеж». Другая организация подала возражение на регистрацию такого знака и выиграла дело в ППС. Производитель решил поспорить в СИПе, но он оставил все как есть. В постановлении указано, что слово «Воронеж» ассоциируется с производством мороженого на территории Воронежа, а организация при этом находится в Белгороде (Дело №СИП-626/2022).

3. Дело № СИП-202/2022. Роспатент и впоследствии ППС отказали в регистрации обозначения «Societe Minerale Vit&Go». Заявитель пошел оспаривать в СИП и выиграл дело. В постановлении было указано, что словосочетание «Societe Minerale» уже зарегистрировано как составляющий элемент многих товарных знаков, а также что сильным элементом является «Vit&Go». Товарный знак был зарегистрирован.

4. Дело № СИП-899/2021

Роспатент отказал в регистрации обозначения «MORE MILK» , так как посчитал его описательным и переводится как «больше молока». СИП не согласился и указал, что слово «MORE» является фантазийным и охраноспособным, так как потребители без знания английского языка могут воспринять его не как слово «больше», а как транслитерация слова «море».

Что понадобится от клиента для преодоления отказа

Потребуется информация, отправленная Роспатентом, а также материалы, которые вы отправляли. На этом этапе мы анализируем ситуацию и по ходу проведения работы потребуются только некоторые уточнения.